オーストラリア連邦裁判所大法廷は、Calidad Pty LtdとSeiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115の控訴審で、再生プリンターカートリッジがオーストラリア特許を侵害しているという判決を下しました。この判決では、プリンターカートリッジの再生時に行われる変更が黙示のライセンスの範囲内に入るかどうか、およびその変更が修理に関するものか、あるいは新しい製品の製造に関するものかどうかが争点となりました。
この判決は、製品が再生される可能性がある特許権者、および特許取得製品の再生品を扱う販売業者または輸入業者の両方が検討する必要があります。
背景
Seiko Epson Corporation（「Seiko」）は、プリンターカートリッジに関するオーストラリア特許第2009233643号（「特許」）の所有者です。Seikoは、Epsonプリンター専用に設計されたプリンターカートリッジを販売しました。
Ninestar Image（マレーシア）SDN BHD（「Ninestar」）は、使用済のEpsonプリンターカートリッジを回収し、再生させました。Calidad Pty Ltdおよび関連企業（「Calidad」）は、この再生カートリッジをオーストラリアに輸入して販売しました。この変更には以下の工程が含まれました：[1]
- 検査、インクの排出、洗浄。
- カートリッジに穴をあけ、穴から交換用インクを注入し、穴を封止する。
- カートリッジのメモリチップに記憶されたデータをリセットし、インクの量を「満杯」と記録する。
- 元のEpsonカートリッジの動作を理解することを可能にした研究開発（確認）プロセス。
Seikoは、複数種類の再生プリンターカートリッジに関して、Calidadを相手取った特許侵害訴訟を起こしました。
原判決
侵害訴訟では、オーストラリア連邦裁判所は3つの工程から成る検証方法について概説し、再生時に行われた変更が、クレームの実施形態で表現された特許製品にどの程度の影響を与えたかの検討が行われました[2] 。行われた変更の性質に基づいて、複数種類のプリンターカートリッジの内の一部が特許を侵害しており、残りは侵害していないことがわかりました[3]。
Calidadはこの判決に対して上訴し、Seikoは交差上訴しました。
上訴
グリーンウッド、ジャゴット、イエーツの各裁判官が意見を述べ、その結果Calidadの上訴が退けられ、Seikoの交差上訴が認められました[4]。
オーストラリア連邦裁判所大法廷は、この上訴は「販売後の特許製品に対して行えることを制御または制限するための特許権者の権利」に関するものであると言及しました[5]。黙示のライセンスはNational Phonograph[6]の観点から検討され、特許権者またはその認定ライセンシーによる特許商品の販売は、その購入者に、その相手への通知がない場合、その商品に関して所有者としての通常のすべての権利を行使するための、特許に従ったライセンスが付与されることを意味すると解釈されました[7]。
オーストラリア連邦裁判所はまた、修理の権利についても検討し、判例法の観点から、修理、製品の寿命の延長、および製品の製造の違いについて言及しました[8]。連邦裁判所は、Ninestarによって再生されたカートリッジは、その使用の結果、インクが枯渇していたため、もはや利用できなくなったと言及しました[9]。つまり、カートリッジは「壊れている」、または欠陥がある、または不完全であるわけではないと判断されたのです。修理というよりむしろ変更であり、別の目的のために再利用する、あるいは「製造」するものであると判断されました[10]。
イエーツ裁判長は、「無制限の販売で供給された特許取得商品の所有権は、その商品が発明の実施形態であるという理由だけで、当該発明を不当に利用するための一般的なライセンスを暗示するものではありません」[11]とコメントしました。このコメントから、製品の購入はその製品を製造する権利を示唆するものではないという意味が読み取れます。
連邦裁判所はまた、「再利用可能カートリッジまたは再充填可能カートリッジとして正確に説明できる形態、あるいは、実際に、客観的に見てカートリッジが再利用または再充填が意図されている形態では提供されていない」とも言及しています[12]。カートリッジが再び動作できるようにするためにNinestarが実施したプロセスおよび調査の詳細な説明から、変更がカートリッジの修理のためではなく、別の目的のために再利用するために実施されたことを示すと判断されました[13]。
この判決に基づき、特許権者は再生品が再製造された（侵害の可能性あり）ものなのか修理された（侵害なし）ものなのかを検討する必要があります。特許権者は、その再生品が再利用可能として販売されたものかどうかを検討するべきでしょう。逆に言うと、再生品の販売業者または輸入業者は、再生品が再製造され、それにより侵害の可能性が判明する可能性があるかどうかも検討する必要があります。
この判例は、再生が一般的であり、ケースバイケースで審査が必要になる業界に疑問を提起しました。
[1] Seiko Epson Corporation v Calidad Pty Ltd [2017] FCA 1403, [228]-[237].
[2] Seiko Epson Corporation v Calidad Pty Ltd [2017] FCA 1403, [178].
[3] Seiko Epson Corporation v Calidad Pty Ltd [2017] FCA 1403, [294].
[4] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [87], [183], [295].
[5] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [184].
[6] National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck [1908] HCA 96
[7] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [188].
[8] See, eg, Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [161]-[162].
[9] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [280].
[10] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [84]-[85], [177], [294].
[11] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [289].
[12] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [281].
[13] Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2019] FCAFC 115, [281].
この記事は最初に2019年8月13日に英語で公開されました
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