オーストラリア特許法では、12か月の「グレースピリオド（grace period）」が設けられています。これにより、出願人、特許権者または発明者の同意の有無を問わず、完全な出願の有効出願日の前12か月以内に公開された情報は、新規性または進歩性・革新性の審査において考慮されません。1
さらに、1990年特許法（Cth）第223条では、過誤または遺漏が発生した場合や個人の力が及ばない状況により期限を満たすことができなかった場合など、一定の状況においては、実施すべき特定の行為の期限を延長することが許可されています。2注目すべきは、過誤または遺漏、あるいは個人の力が及ばない状況が特定の情報の公開につながり、当該情報がさもなければ新規性または進歩性・革新性の審査に関連していた場合にも、猶予期間の延長を取得できる点です。3こうした延長を取得できることは、Amicus Therapeutics, Inc.4が関与するオーストラリア特許庁の最近の判決で確認されました。
従って、特許出願後の任意の時点（特許付与・認定後を含む）で、特許出願の有効出願日から12か月以上前に発生していた先行開示を出願人・特許権者が認識した場合、この出願人・特許権者は、新規性または進歩性・革新性の審査でこの先行開示が考慮されないようにするために、1990年特許法（Cth）第223条に基づく延長取得条件を満たすと仮定した上で、猶予期間の延長を申請することができます。
延長を取得するための要件
過誤または遺漏が原因で延長を求める場合、過誤または遺漏と、特定の時間内で実施する必要があった関連する行為の間に因果関係がなければなりません。5また、出願人が所定の時間内で関連する行為を実施する意思があったことも立証する必要があります。例えば、過誤または遺漏のせいで関連する行為を実施する意思が生じ得なかったことになった場合は、因果関係を満たすことができます。6さらに、出願人・特許権者が過誤または遺漏を認識した後で、延長の申請が説明なく遅れた場合、好ましくない結果が生じる場合があります。
延長の要求が猶予期間に対するものである場合、これらの要件を満たすことは特に難しくなる可能性があります。例えば、出願人・特許権者がその延長によって猶予期間内に含めることを求めている情報が、先行公開や先行利用を通じた出願人・特許権者自身による先行開示である場合、以下を立証する必要があります。
- 本来の最先の先行開示から12か月以内に完全な特許出願が行われなかった結果を招いた、真の過誤または遺漏があった。
- 出願人・特許権者が、本来の最先の先行開示から12か月の日付より前から、猶予期間の規定を認識していたこと。ただし、過誤または遺漏が、出願人・特許権者が猶予期間の規定を認識していなかったことに関連付けられる場合、この要件を立証する必要はなくなる場合がある。
- 出願人・特許権者が、認識していた最先の先行開示（あれば）の日付から12か月以内に特許出願を行うことによって猶予期間を活用する意思があり、それはそれよりも更に早期に起こった先行開示を認識する前であった7、または、出願人・特許権者が、発明または当該発明に関する情報を開示する前に、特許出願を行う意思があった。
- 特許出願を行うことに対する上記の意思は最先の先行開示から12か月の日付より前から形成されていた。
上記の要件は、過誤または遺漏が原因で延長を求めるシナリオに関連付けられます。ただし、出願人・特許権者の制御範囲を超えた状況により、最先の先行開示から12か月以内に特許出願を行うことができなかった場合についても、猶予期間の延長を取得することができます。究極的には、猶予期間の延長を取得するための具体的な要件は、最先の先行開示から12か月以内に特許出願を行うことができなくなった個別の状況によって異なると言えます。
結論
猶予期間の延長時間を取得しても、特許の有効出願日（「特許日」）は変わりませんが、延長を要求した出願・特許、ならびに分割出願・特許に対して猶予期間が適用され始める日付が変更されます。従って、同一特許ファミリー内のすべての関連出願・特許において必要となる延長申請は一つのみとなります。
猶予期間の延長は、もし取得できた場合、出願・特許の有効出願日より12か月以上前に発生した、出願人・特許権者自身による先行開示または先行利用を克服するための便利なツールとなる可能性があります。ただし、こうした延長の有効性は裁判所により考察されたものではないため、特許庁は現行法に従って実務上許容可能として受け入れてはいるものの、まだ不確かな所があります。
1 1990年特許法（Cth）第24(1)条
2 1990年特許法（Cth）第223(2)条
3 Ashmont Holdings Limited v American Home Products and Nature Vet Pty Limited [2002] APO 24
4 Amicus Therapeutics, Inc. [2020] APO 4
5 Kimberly-Clark Ltd v 特許庁長官 (No 3) [1988] FCA 421
6 Re Apotex Pty Limited および特許庁長官 [2008] AATA 226 at [21]
7 Amicus Therapeutics, Inc. [2020] APO 4 at [32]
この記事は最初に2020年11月3日に英語で公開されました
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