Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn Bhd v. LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn Bhd 、民事訴訟番号：WA-24IP-21-11/2017（2019年3月19日）において原告は、化粧品、メークアップ用調製品、口紅を含む第3類の商品であるLIP TATTOOの商標登録番号第201301836号の所有者です。原告は、登録条件として「Lip」という言葉を放棄しました。
被告は著名なParfum Christian Dior SAグループの一員であり、マレーシアでDIOR、CHRISTIAN DIOR、CDマークの香水や化粧品の流通業務を行っています。被告はその化粧品に「DIOR ADDICT LIP TATTOO」の商標を使用し始めました。
原告は被告に対して侵害訴訟を起こし、被告は原告のLIP TATTOO商標の抹消を求める反訴を起こしました。
原告の商標の抹消を求める反訴を査定する中で、裁判所は「lip tattoo」という言葉は汎用的でもなく、一般的に使用される言葉でもないとみなしました。裁判所はさらに、この言葉は新造語であり、原告によってそれに意味が与えられるまで明らかな意味はなかったとしました。よって、裁判所はこの言葉は商標法1976における「創作語」であると判定しました。商標の抹消を求める被告の反訴は却下されました。
侵害訴訟請求の査定に当たり、裁判所は原告が消費者間で誤認/混同の可能性があったことを示す法的な証明責任を果たせなかったと考えました。また、侵害の有無の判断に当たり、裁判所は「lip」という言葉を考慮しませんでした。
さらに裁判所は、被告によるDior Addict Lip Tattoo製品の「lip tattoo」という言葉の使用方法は、商標法第38条(1)(a)に基づく商標としての使用とはみなされにくいと考えました。なぜなら、被告とその製品の間の取引におけるつながりを示すものは被告による「Dior」という言葉の使用で、「lip tattoo」という言葉の使用ではないからです。特に、裁判所は『「DIOR」の商標は「lip tattoo」という言葉よりも広く知られ、顕著で有名である。』と述べています。
被告は控訴裁判所に控訴し、現在は判決理由を係争中です。
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この記事は最初にINTA Bulletinで発表され、国際商標協会（INTA）による許可を受けて再掲されました。
この記事は最初に2019年10月23日に英語で公開されました
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