シンガポール:優先権主張の有効性および単一性欠如による拒絶に関する最新の手引き

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シンガポール知的財産局(IPOS)は、2020年3月に特許出願の審査ガイドラインを更新し、優先権主張の有効性と単一性欠如による拒絶に関するさらなる説明を提供しました。

優先権の有効性

IPOSは、出願の発明が先の出願に基づく優先権主張日を付与されるかどうかを判断する際に、当業者の共通の一般的知識を考慮しながら、先の出願が全体として直接的かつ明確に、優先権が問題となっている当該出願の発明を開示しているかどうかに判断の焦点が当てられることを明確にしました。その開示は、明示的であってもあるいは暗黙的であってもよく、当業者が当該出願の発明を実施できるものである必要があります。

先の出願は、当該出願の主題を開示しかつ実施可能にするために、発明のすべての可能な実施形態を必ずしも記載する必要はありません。例えば、発明に係る請求が一般原則の適用に関連する場合、先の出願は一般原則の中で限られた数の独立した実施形態を記載することで十分である可能性があります。開示する必要がある独立した実施形態の数および範囲は、案件ごとに異なります。

上記の更新は、Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd and others [2017] Bus LR 1971を参照して、Element Six Technologies Ltd v IIa Technologies Pte Ltd [2020] SGHC 2で採用された見解に沿ったものです。特に、これらの場合に採用された見解では、優先権の有効性の判断において、当該発明のすべての可能な実施形態が導き出せるかどうかを問うことではなく、当該発明が優先権書類から直接かつ明確に導き出せるかどうかを問うことが含まれました。さらに、優先権書類を読む際には、技術的開示の決定に対して事実関係を構成する共通の一般知識を参酌しなければなりません。

したがって、クレームされた発明が、直接的であれ間接的であれ、優先権出願から正当に導出できることを保証できるよう注意を払う必要があります。もし優先権の有効性について拒絶理由が提示された場合、当業者が本発明を実施できるよう一般知識がどのように作用するかについての答弁が、この拒絶理由の解消に役立つでしょう。

単一性欠如による拒絶

IPOSは、単一性欠如による拒絶の場合に、出願の調査および審査に関するさらなる説明を提供しました。

以前は、出願において単一性の発明概念を形成するほど連関していない2つ以上の発明があるとみなされた場合、先行技術調査は、当該出願の特許請求の範囲で指定された「第一の発明」に関連する出願に限定されることがありました。IPOSは、「第一の発明」が、請求項で最初に言及された発明、すなわち、特許請求の範囲における2つ以上の発明の記載順に定義されることを明確にしました。単一性欠如による拒絶が生じた場合、審査は一般的に第一の発明に対してのみ行われます。

さらに重要なことに、単一性欠如による拒絶に対処するための出願人による補正では、クレームを第一の発明に限定する必要があります。言い換えれば、たとえ他の発明が調査報告書で言及されていたとしても、単一性欠如に示された、他の発明のいずれかに代替するクレーム補正を行うことはできません。

この点を考慮して、出願人は、最初の請求項が常に出願人が最も重要であると考える主題を対象とするように、請求を行うべきでしょう。これにより、もし単一性欠如による拒絶理由が提示されても、審査をこの主題へ誘導することができます。

この記事は最初に2020年7月22日に英語で公開されました


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