オーストラリア特許庁による最近の判決 (Michael John Arieni v Sun–Wizard Holding Pty Ltd [2021] APO 20)で、Spruson＆Fergusonはオーストラリアで初めて特許放棄を棄却することに成功しました（入手可能な公開記録に基づく）。この訴訟は、イノベーション特許の放棄に対する異議申立と、1990年特許法 (Cth) の第191A条に基づく権利紛争とを組み合わせたものでした。
特許庁側は、元の発明者は正当な発明者ではなく、要求者・反対者 (Spruson＆Fergusonが代理人を務める) こそが正当な発明者であるとし、特許放棄の申し出の受け入れを棄却しました。したがって、特許庁側は、Sun-Wizard Holding Pty Ltd (「元の特許権者」) は所有者ではないとし、特許に関するすべての権利が、現在、要求者・反対者に関連する会社へ移管されています。
背景
「ソーラーパワード屋外照明装置」と題され、Sun-Wizard Holding Pty Ltdを出願人としたイノベーション特許第2014100975号（「特許」）は2014年8月25日に出願され、2014年9月11日に付与された後、2015年3月16日に証明されました。付与されたイノベーション特許証明書は、発明者をIan FryおよびRichard McClearyとして列挙しています。
2019年9月12日に、証明されたイノベーション特許に対する異議申立の通知が、要求者/反対者であるMichael Arieniによって提出されました。特許権者は、答弁証拠を2019年12月12日以前に提出するようにと通知されました。しかしながら、特許権者は、答弁証拠を提出する代わりに、1990年特許法（Cth）の第137条の規定に基づいて、イノベーション特許を放棄する申請を提出しました。これに応じて要求者は、イノベーション特許に対する異議申立書を撤回した上、特許権者は特許を受ける資格がないと主張し、特許放棄に対する異議申立書を提出しました。要求者は、自身が特許の発明者であり、したがって、要求者が特許を受ける権利があり、特許の取消しは要求者に不当に不利益をもたらすと主張しました。第191A条1に基づき、Michael Arieni（「要求者」）がイノベーション特許の発明者であり、特許権者でもあることの記録の申請も、特許放棄に対する異議申立書とともに提出されました。
証拠は両当事者により提出され、審問は書面による提出により行われました。要求者が提出した証拠には、2010年4月に要求者が作成したさまざまな電子メールとスケッチが含まれていました。その当時、要求者と元の発明者の1人であるIan Fryとは、同じ会社（Exlites Pty Ltd）の代表を務めていました。スケッチは、本特許において発明に係る請求の主な発明的特徴を示していることが分かり2 、証拠は、スケッチが特許の最先の優先日のかなり前の2010年4月にIan Fryへ電子メールで送信されたことを示していました。スケッチには日付がありませんでしたが、証拠として提供された補足文書が、スケッチが2010年4月に作成されたという要求者の回顧を裏付けました。特許権者により提出された証拠においてFry氏はExlites社に雇用されている期間にスケッチを見たことを否定しましたが、自身またはMcCleary氏が発明の構想にどのように貢献したかに関して、ほとんど情報を提供しませんでした3。
特許庁の判決
特許庁側は、証拠に基づくと、Fry氏とMcCleary氏は特許で請求された発明の概念に重要な貢献をしていないようであると述べ、要求者が請求項に係る発明の唯一の発明者であると結論付けました4。
特許放棄に関して、特許庁側は、以下のように述べました。
「Sun-Wizardにはイノベーション特許に対する権利がないという所見を考慮すると、法的に自身のものではないものを放棄する権利もSun-Wizardにないことは明らかだ。したがって、私はイノベーション特許を放棄するという特許権者の申し出の受け入れを棄却する。…。発明はその他の法的要件に準拠しており、証明されているため、本特許を取り消すことは、Arieni氏またはKey Logicの権利に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、私は特許の取り消しも棄却する。」5
特許庁側は、発明を考案した時点で、要求者がKey Logic Pty Ltd（Exlites Pty Ltdの唯一の株主）の代表取締役であったため、誰が本特許の権利を持つかについて明確な決定を下すことができませんでした。特許庁側は、Key Logic Pty Ltdが特許を受ける資格を有する可能性が高いことを示唆しました。このことはその後、要求者により確認され、登録簿は、Key Logic Pty Ltdを特許権者として、Michael Arieniを唯一の発明者として記録するように修正されました。
結論
異議申立に関連して下された特許庁のこの判決は、特許放棄に関して異議申立を行うことが実際に可能であることを示しています。今回の事件では法的権利に関連していましたが、他にもこのような異議申立が成功する状況が存在する可能性があります。また、要求者の特許の権利を裏付ける十分な証拠が提供された場合、特許庁が特許の完全な所有権を要求者に与えることを躊躇しなかったことも心強いことです。
この記事は最初に2020年7月20日に英語で公開されました
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1 1990年特許庁(Cth) 第191A条.
2 Michael John Arieni v Sun-Wizard Holding Pty Ltd [2021] APO 20, [73].
3 同上 [81].
4 同上[83], [85]-[86].
5 同上[94]-[95].