分割出願はオーストラリアとニュージーランド両国で任意で行うことができ、発明または好ましい商業的実施形態の複数の側面を保護する有益な方法となり得ます。ただし、いずれの管轄区域も、出願人が親出願と分割出願で同一の主題をクレームすること(すなわち二重特許)を禁止する法律を定めています。オーストラリアとニュージーランドとでは法自体もその解釈もまったく異なるため、通常、親出願と分割出願のクレーム戦略はそれぞれの管轄区域で異なるものとする必要があります。
関連法令および特許庁の実務
オーストラリア
オーストラリアでは、二重特許は1990年オーストラリア特許法の第64(2)条(標準特許出願)および第101B(2)(h)条(イノベーション特許出願)によって禁止されています。これらの条項では、「…同じ発明者による特許の主題である発明と同一の発明をクレームしており」、かつそれぞれの各明細書の関連クレームが同一の優先日を有している場合、特許付与できない(標準特許出願の場合)、または認定できない(イノベーション特許出願の場合)と規定されています。
これは実務上、分割出願とその親出願の間のクレーム範囲の重複は許可されることを意味します。ただし、同一ファミリー内で付与された特許の1つ以上のクレームに対して同一の主題をクレームしている場合(すなわち、範囲が等しいクレーム)、特許を付与(イノベーション特許の場合は認定)することはできません。通常適用される手法では、「2つの明細書のクレームが同一明細書内に存在していた場合、クレームの重複がないか」が確認されますが、これは事実上、同一範囲のクレームがあるかどうかを確認しています。
オーストラリアの審査官は通常、この点に関して出願審査において検討し(関連する親または分割出願が係属中であるか、付与済みである場合)、該当する場合は二重特許の拒絶理由が提起(または少なくとも一時的に提起)されます。
以下に概要を示すニュージーランドの条項とは対照的に、オーストラリア特許審査マニュアルの第2.18.2条では、審査官は、第64(2)条および第101B条で言及される「特許」とは「有効な特許」を意味すると解釈すべきであると定められています。従って、付与された特許が有効でなければ、審査官が二重特許の拒絶理由を提起することはまずありません。
ニュージーランド
ニュージーランドでは、2014年ニュージーランド特許規則の第82規則によって二重特許が防止されています。この規則では、分割出願の場合、「…親出願で受理されているものと実質的に同一の主題に対するクレームを含んではならない」と規定されています。つまり、親出願が受理されている(すなわち許可されている)場合、分割出願に親出願で受理されたものと実質的に同一の主題に対するクレームを含めることはできず、分割出願が先に受理されている親出願では、その逆も同様です。
これは、実務上、親出願と分割出願それぞれが1つ以上のクレームで実質的に同一の主題をクレームしている場合、両方とも受理されることはないことを意味します。ニュージーランドの審査官は通常、この点に関して出願審査中に検討し(親または分割出願が係属中であるか、付与済みである場合)、該当する場合は二重特許の拒絶理由が提起されます。
ニュージーランド特許審査マニュアルでは、受理または付与された特許の取り下げまたは放棄が行われても、規則82の拒絶理由は救済されないと定められています。言い換えれば、オーストラリアでは二重特許を審査するために特許庁が「特許」は有効なものでなければならないと解釈するのに反して、ニュージーランドでは(受理されていることが条件とはなりますが)特許/出願のステータスは無関係となっています。
規則82に関する判例法は存在しないものの、ニュージーランドの法令は英国の法令を反映しており、従ってニュージーランド特許庁は通常、二重特許の問題を考慮する際、英国の1977年特許法第18(5)条または第73(2)条に基づく判決から指針を得ることになります。
ニュージーランド特許庁は、オーストラリアにおける「同一」の解釈と比べて、「実質的に同一の主題」を広く解釈しており、親出願と分割出願の間のクレーム範囲のいかなる重複に対しても二重特許の拒絶理由を提起している事例があります(クレームの範囲が同一か否かを問わず)。これは過去の1953年ニュージーランド特許法の条項からの適用とも考えられます。過去の特許法では、2014年の特許法と比べて明らかに限定的な文言を使用しており、規則23(2)に基づいて、「いずれの明細書全体にも、他方でクレームされた主題に対するクレームが含まれないことを確実にするために」、親出願または分割出願明細書の補正を要求する権限を検査官に与えていました。
ニュージーランド特許審査マニュアルは最近更新され、特に、規則82の要件に関して親出願と分割出願の間のクレームの重複を審査官がどのように扱うべきかに関するさらなる詳細情報が記載されました。これにより、ニュージーランドにおける二重特許の審査に関して、明瞭性と一貫性が改善されることが期待されます。
今回、オーストラリアの親出願と分割出願とでのクレームの重複の取り扱いと比較しながら、(更新された審査マニュアルに基づいて)ニュージーランドの親出願と分割出願との間でのクレームの重複の取り扱いに関して、いくつかのシナリオをまとめました。
クレーム範囲の重複シナリオ–二重特許か否か
以下で議論するシナリオでは、提示した2件の特許出願のうち1件が付与(オーストラリア)または受理(ニュージーランド)されているものと仮定します。
ニュージーランドの特許審査マニュアルでは、その範囲内に数百から数千の化合物を含むマーカッシュ形式のクレームを有する親出願と、5種類の特定の化合物(親マーカッシュ構造の範囲内にある)をクレームする分割出願が、潜在的に許容可能であるとする例を示しています。これは、こうした事例では、「親のマーカッシュ形式のクレームを概念的な代替物に概念的にサブ分割すること」(すなわち、親出願から分割出願の主題を刻み出すこと)は現実的ではないか、あるいは不可能であるためです。
二重特許を回避するための戦略
オーストラリア
一般的に、オーストラリアでは親出願でより広い範囲のクレームを得て、分割出願では好ましい商業的実施形態に対してより狭い範囲のクレームを求めることが可能です。二重特許を回避するには、出願内のいずれのクレームも、ファミリー内で付与された特許のクレームと同一の範囲を有さないことを確実にするか、あるいは、そのようなクレームを求めたい場合には、同一の範囲の1つ以上のクレームを有する付与された特許を補正または放棄する(または失効させる)ことで、比較的簡単に行えます。
ニュージーランド
ニュージーランドでは、状況はより困難になります。受理された出願を取り下げるか、あるいは付与された特許を放棄しても、二重特許の拒絶理由はなくなりません。とはいえ、ニュージーランドでは二重特許を回避するために使用できる戦略がいくつかあります。その一部を以下にご紹介します。
複数の「孤児」分割出願
ニュージーランドの二重特許の条項は、その親出願と比較した場合の1つの分割出願と、その逆(分割出願と比較した親出願)のみに関するものであるため、単独の親出願から複数のニュージーランド分割出願を行えば、その複数の分割出願は法律的には相互に二重特許の対象とはならないと考えられます(ただし、親出願に対しては二重特許になると考えられる)。
必要に応じて親出願を失効させ、受理された親出願のない複数の分割出願を「孤児」とすることで、二重特許の問題を回避することができます。この戦略により、たとえ分割出願の1つが「兄弟」出願の1つ以上のクレームの範囲内に完全に収まるクレームを有していたとしても、法律的には、(単独の受理されていない親出願からの)複数の分割出願のクレームが受理されることが可能になります。とはいえ、この戦略がニュージーランドで実際に検証されているかどうかは不明です。
より広く、より狭いクレーム
上記の議論のように、ニュージーランドでは、範囲が部分的に重複している親出願および分割出願のクレームであっても、それぞれのクレームに、他方の出願のすべてのクレームの範囲に含まれない何らかの主題がそれらの範囲内に含まれていれば、許容される場合があります。
この観点から、第1の出願のクレームではより広く、第2の出願(第1の出願の親または分割出願)のクレームではより狭い1つの特徴と、第1の出願のクレームではより狭く、第2の出願のクレームではより広い第2の特徴を導入することで(すなわちシナリオ3)、二重特許を回避できる可能性があります。
例えば、第1の出願は、成分Aの広い範囲の量と、成分Bの狭い範囲の量とを特徴とする組成物のクレームを有し、第2の出願は、成分Aの狭い範囲の量と、成分Bの広い範囲の量とを特徴とする組成物のクレームを有することができます。
この例では、第1の出願の従属クレームのいずれも、第2の出願のクレームで特徴づけられているものより狭い範囲で成分Aの量を特徴づけないこと、および第2の出願の従属クレームのいずれも、第1の出願のクレームで特徴づけられているものより狭い範囲で成分Bの量を特徴づけないことを確実にするように注意する必要があります。これは、一方の出願のいかなるクレームも、完全に他方の範囲内に入らないようにするためです。
この例は、親出願および分割出願両方が、成分Aの同じ範囲の量を特徴とする化合物に対するクレームを有し、親出願では分割出願と比べて成分Bのより広い範囲の量を有する場合と対比できます。この場合、分割出願のクレームは完全に親出願のクレームの範囲内に入るため(すなわち、シナリオ4)、ニュージーランド特許庁は二重特許の拒絶理由を提起すると考えられます。
クレームの重複を排除する
ニュージーランドでの二重特許の拒絶理由を回避するためのもう1つの戦略は、クレームの範囲内の重複を排除するように親および/または分割出願のクレームを補正することです(すなわち、シナリオ1)。例えば、分割出願のクレームが親出願の範囲内に完全に入る場合、親出願で求められているクレームに対してただし書きを導入して、分割出願の主題を除外することが可能な場合があります(例:マーカッシュ形式のクレーム内の特定の化合物を除外するただし書きを用いる)。ただし、当然ながらこのような戦略は、親出願のクレームがすでに受理されている場合は不可能となります。あるいは、分割出願のクレームが親出願で受理されているものと部分的に重複している場合、ただし書きの使用により、この部分的な重複を排除することができます。当所の経験上、ニュージーランドの審査官は、明細書にただし書きに対する明示的な根拠がなかったとしても、このようなただし書きの挿入を認めています。
まとめ
オーストラリアと比較して、ニュージーランドでの二重特許の拒絶理由への対処は難易度が高くなりますが、こうしたオブジェクションを克服するために有益ないくつかの戦略が存在します。オーストラリアとニュージーランド両国で親出願と分割出願のクレームを検討する際は、潜在的な毒入り優先権の問題も考慮しなければなりません。オーストラリアとニュージーランドでの二重特許に関する詳細情報をご希望の場合、あるいは二重特許を回避するための親出願および分割出願で考えられるクレームの提案をご希望の場合は、お気軽に当所までお問い合わせください。
この記事は最初に2020年9月22日に英語で公開されました
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