本文最初于 2026 年 5 月 12 日以英文发表。
2026年4月10日,澳大利亚联邦法院合议庭(Full Federal Court)就 The NOCO Company v Brown and Watson[1](NOCO) 一案作出判决。该判决对澳大利亚分案申请以及申请人披露发明最佳实施方式(best method)的义务产生了重大影响。
由于在法定期限内未提出上诉申请,联邦法院合议庭的判决现已生效。因此,任何分案申请的申请人,均必须披露在分案申请实际提交日其所掌握的实施该发明的最佳方法。
要点总结
- 根据合议庭对澳大利亚“最佳实施方式”要求的解释,分案申请的说明书必须披露申请人在分案申请的提交日(而非其母案申请的申请日)所掌握的实施该发明的最佳方法。
- 鉴于澳大利亚对最佳实施方式的严格要求,专利申请人应当审查其专利组合,制定分案申请的最优策略。
- 在某些情况下,适宜在新的分案申请说明书中扩充披露内容。若在全球专利组合管理的背景下该做法不可行或不理想,则可能需要为澳大利亚市场制定替代性策略。
NOCO 案件的背景是什么?
本案涉及 The NOCO Company 提交的三件分案专利。三件分案均属于同一专利家族,且均涉及一种车辆应急启动装置。该装置的设计在于:只有在检测到车辆电池存在,且车辆电池的端子与装置中电池包的正确端子相连接时,装置才会工作。
《1990年专利法》(澳大利亚联邦)(Patents Act 1990 (Cth),以下简称“本法”)第40(2)(aa)条规定,完整说明书必须“披露申请人所掌握的实施该发明的最佳方法”。在 NOCO 案中,法院需要考虑的问题是:就分案申请而言,判断申请人掌握最佳实施方式的相关时间点应为何时。
为作出裁决,法院考察了本法第79B(1)条对分案申请的提交方式的规定以及本法中对“完整说明书(complete specification)”的定义。
在裁决第[207]段中,法院指出,由于第79B(1)条明确规定分案专利申请属于“一项完整申请(complete application)”,而本法将“完整说明书”定义为“就一项完整专利申请所提交的说明书”,因此,与最佳实施方式要求相关的分案说明书的提交日“不能被视为 PCT 434 的提交日(与 PJ [386] 的观点相反),因为这些说明书并非就 PCT434 提交”。
法院在第[221]段中总结认为:“第40(2)(aa)条所要求的披露,关注的是较晚的提交日,即包含完整说明书的分案申请的提交日,以及该等申请的申请人在该时间点所掌握的实施该发明的最佳方法。”
该判决对 The NOCO Company 的影响在于,证据表明,由于其商业化产品存在问题,在最初的 PCT 申请提交之后、分案申请提交之前, The NOCO Company 为了解决这些问题对产品进行了改进。这些改进包括增大装置中电池包的容量,以及更换在满足所需条件时启动的电气开关类型。
由于这些改进特征在分案申请提交时申请人掌握,但并未纳入分案说明书中,法院认定相关专利因未披露最佳实施方式而无效。
什么是最佳实施方式要求?
披露“最佳实施方式”的要求是澳大利亚专利实践中一个较为独特的方面。该要求与充分公开(sufficiency)和可实施性(enablement)类似,源于一项基本原则,即专利申请人应当披露实施其发明的最优方式以换取垄断权。
最佳实施方式的判断涉及以下几个方面:
- 其针对的是“发明”。
在这一点上,发明并不仅限于权利要求书中的内容,而是指“说明书中所描述、并围绕其撰写权利要求的实施例”(Zoetis 案)。[2] 应当综合考虑整个说明书(Servier 案)。[3]
- 其涉及“实施”该发明。
最佳实施方式并不限于操作方法或制造方法,还包括使发明得以实施的物理特征,这一点已在 NOCO 案和 Sandvik 案中得到体现。[4]
- 其必须为申请人所知。
如 Dometic 案所示,[5] 仅发明人个人知晓最佳实施方式,并不足以证明存在未披露最佳实施方式的情形。若申请人为法人实体,最佳实施方式要求适用于该法人实体所掌握的知识。
- 其判断时间点为完整说明书的提交日。
NOCO 案已明确,对于分案申请而言,该时间点为分案申请的实际提交日。对于进入国家阶段的申请,则为 PCT 提交日。
- 其必须是“最佳”的方法。
法院一贯强调应采取务实和常识性的判断标准,并且认为最佳实施方式是“使发明得以更为令人满意地实施的方法”(Zoetis 案)。然而,这一标准并不存在明确的黑白界限。法院曾认定以下信息构成最佳实施方式:
- 使本领域技术人员能够实施发明的信息
例如,在 Zoetis 案中,尽管专利披露了多种疫苗组合物,但抗原浓度仅通过与参考疫苗进行比较的方式披露,未提供绝对浓度值。因此,本领域技术人员无法实际制备已被证明最为有效的疫苗。
在 Bluescope 案中,[6] 说明书仅提及“特殊操作条件”,但未披露四项具体操作措施,导致本领域技术人员无法实施所主张的热浸镀层方法。
在 Sandvik 案中,有效的水密封机构设计被认为是实施所披露延伸钻孔系统的关键。尽管权利要求中并未主张水密封机构,但未披露已知的密封机制,仍导致专利被认定未披露实施发明的最佳方法。
- 能够实现发明所承诺技术效果的信息
例如,在 Servier 案中,尽管说明书披露了多种制盐方法,但专利权人实际上采用了两种未披露的方法来制备特别适于药用的精氨酸培哚普利盐。
同样,在 Zoetis 案中,绝对抗原浓度被认为与发明的技术效果密切相关,因为其使得能够制造一种仅需单次给药即可产生免疫效果的更高效疫苗。
- 只能通过大量实验才能确定的信息
在 GlaxoSmithKline 案中,[7] 法院指出,即使本领域技术人员可通过常规实验获得相关信息,但若该实验“耗时且成本高昂”,未披露最佳实施方式仍可能构成问题。
- 与商业化实施例相关的信息
尽管法院指出,专利权人的商业化实施并不理所当然等同于最佳实施方式,但在 NOCO 判决中,为解决技术问题而对商业化产品所作的改进,被认定为构成最佳实施方式的一部分。
实际影响
NOCO 判决的一个直接结果是,申请人在提交分案申请时,需要评估并有可能需要在分案说明书中补充最佳实施方式相关信息。
然而,对于同时管理大型、复杂的全球知识产权组合并持续开展研发活动的申请人而言,这一要求可能极难满足。不仅在分案提交时判断是否存在新的最佳实施方式本身并非易事,在全球专利组合管理的背景下,向分案申请中添加信息在实践中也可能并不现实,或并非最优选择。
此外,若为满足最佳实施方式要求而在分案说明书中增加信息,还必须考虑是否可能导致优先权日的延后。例如,若在分案说明书正文中引入的新内容导致权利要求解释发生变化,则存在分案权利要求无法享有母案申请提交日作为其优先权日的风险。在此情况下,分案申请可能无法获得与其实际提交日相比更早的优先权日,从而对专利有效性产生重大影响。
还需注意,分案专利的保护期限受限于原始母案的期限。此外,分案申请通常在提交后不久即向公众公开,因此提前公开新增内容可能并非申请人所愿。
最后还应认识到,损害赔偿或不当得利返还,仅可针对分案专利自身公开日之后发生的侵权行为主张,而不能追溯至母案申请的较早公开日。
我们如何提供帮助
鉴于上述风险,申请人或许需要采取其他专利组合管理策略。
我们澳大利亚专利代理人和律师团队所具备的知识与经验,确保我们所提供的战略建议和协助,均在整体知识产权法律环境下加以考量,并始终根据客户当前及未来的具体需求进行定制。
如您希望进一步了解在澳大利亚最佳实施方式要求背景下,如何结合您的知识产权组合需求进行管理,欢迎与我们联系。
[1] NOCO Co v Brown and Watson International Pty Ltd [2026] FCAFC 44.
[2] Zoetis Services LLC v Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc (2024) 306 FCR 19.
[3] Les Laboratoires Servier v Apotex Pty Ltd (2016) 247 FCR 61.
[4] Sandvik Intellectual Property AB v Quarry Mining & Construction Equipment Pty Ltd (2017) 126 FCR 427.
[5] Dometic Australia Pty Ltd v Houghton Leisure Products Pty Ltd (2018) 135 IPR 403.
[6] BlueScope Steel Limited v Dongkuk Steel Mill Co., Ltd (No 2) (2019) 152 IPR 195.
[7] GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 2) Ltd v Generic Partners Pty Ltd (2018) 264 FCR 474.
