本文最初于 2025 年 12 月 11 日以英文发表。
自2013年“提高门槛”（Raising the Bar，RTB）改革实施以来，澳大利亚一直并行适用两套不同的书面说明要求制度。RTB改革前提交的专利仍适用较为宽松的“充分公开”和“公平基础”测试；而RTB改革后提交的专利，则必须符合更为严格的“充分公开”和“是否得到说明书支持”要求，该等要求与英国及欧洲的法律标准趋于一致。鉴于这两套制度仍将在未来多年内并存，理解其差异仍然至关重要。
RTB 改革前的法律： “充分描述发明”与“公平基础”
旧法第 40(2)(a) 条要求说明书“充分描述该发明”，而第 40(3) 条则要求权利要求须“以该说明为公平基础”。在 Kimberly-Clark Australia Pty Ltd v Arico Trading International Pty Ltd [2001] HCA 8 以及 Lockwood v Doric (No 1) [2004] HCA 58 两案中，澳大利亚高等法院确认，这些测试关注的是形式而非技术实质，并且独立于新颖性、创造性和实用性等专利性要件。相关要求相对宽松：披露单一实施例即可支持范围较广的权利要求，而“公平基础”的判断主要取决于权利要求与说明书之间的文字一致性，通常通过一项概括性（consistory）条款即可满足。
RTB 改革后的法律：充分公开与支持性
RTB 法案在第 40(2)(a) 条中以真正的“充分公开”测试取代了原先的“充分描述”要求，要求说明书以清楚且完整的方式披露发明内容，使所属技术领域的技术人员能够在权利要求的整个范围内实施该发明。原有的“公平基础”测试则由第 40(3) 条中的“是否得到说明书支持”要求所取代，在该要求下，权利要求必须以所披露的内容为依据，且其范围不得超出专利权人的技术贡献。《2011 年〈知识产权法律修正（提高门槛）法案〉说明备忘录》（联邦）确认，这些修改旨在使澳大利亚法律与英国及欧洲的标准接轨，包括《1977 年专利法》（英国）第 14(3) 条和第 14(5) 条，以及《欧洲专利公约》第 83 条和第 84 条。
我们此前已对澳大利亚专利说明书中 RTB 改革后的公开与是否得到说明书支持要求进行了讨论，详见 此处。
RTB 改革后首个专利局裁决
CSR Building Products Limited v United States Gypsum Company [2015] APO 72 确立了 RTB 改革后关于充分公开与是否得到说明书支持的判断标准。就充分公开而言，在对权利要求和说明书进行解释后，所属技术领域的技术人员必须能够在不需要过度负担或创造性劳动的情况下，仅通过合理的试验与错误，即可在权利要求的整个范围内实施该发明。就是否得到说明书支持而言，权利要求的范围必须与专利权人的技术贡献相对应并由其所支撑，并适用英国法上的相关判例原则，以区分“发明构思”（inventive concept）与“技术贡献”（technical contribution）。
充分公开（可实施性）中的“合理可信性”要求
在 Evolva SA [2017] APO 57 一案中，专利局明确指出，RTB 改革后的充分公开要求包含一项“合理可信性”（plausibility）门槛：从说明书表面来看，必须具有合理可信性，表明该发明能够在权利要求的整个范围内得以实施。在 CSR 一案的基础上，并参考英国及欧洲的判例法（包括 Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co [2011] UKSC 51），该案的裁决官认为，充分公开不仅要求具备合理可信性，还要求在不造成过度负担的情况下实现实施，并指出合理可信性是一项“较低但真实存在”的门槛，其要求高于单纯的主张陈述。鉴于 Warner-Lambert Company LLC v Generics (UK) Ltd [2018] UKSC 56 一案的发展，这些标准在 BASF Corporation [2019] APO 34 中再次得到审视，并在 Gary B Cox v MacroGenics, Inc. [2019] APO 13 中获得重申。此后，该方法亦获得联邦法院在 Cytec Industries Inc v Nalco Company [2021] FCA 970 及 TCT Group Pty Ltd v Polaris IP Pty Ltd [2022] FCA 1493 两案中的认可。
我们此前的文章中对 Evolva 一案作出了详细分析，详见 此处。
我们此前的文章中对英国 Warner-Lambert 一案作出了详细分析，详见 此处。
以申请日为判断时点的充分公开
Evolva 与 Warner-Lambert 两案均确认，充分公开（因而也包括合理可信性）必须在申请日（或优先权日）即已满足：申请日之后提交的数据不能弥补可实施性公开方面的缺陷。
首个对比 RTB 改革前后制度的联邦法院判决
在 Merck Sharp & Dohme Corporation v Wyeth LLC (No 3) [2020] FCA 1477 一案中，Burley 法官强调了 RTB 改革前后书面说明要求之间的差异。作为在 RTB 改革前接受审查的母案专利，由于其权利要求用语与说明书相一致，成功抵御了“公平基础”的无效攻击；而作为在 RTB 改革后标准下审查的分案专利，则因得不到说明书的支持而被认定无效。尽管权利要求采用了涵盖额外血清型的包容性 “comprising” 用语，但所披露的技术贡献仅限于 13 价组合物。
我们此前的文章中对 Merck 一案的分析详见 此处。
权利要求解释至关重要——“comprising”的覆盖范围
在 Merck 一案作出判决后，Burley 法官在 Cytec Industries Inc v Nalco Company [2021] FCA 970 中对 “comprising” 采取了同样偏宽的解释，从而在 RTB 改革后的规定下认定存在充分公开不足及得不到说明书支持的问题。相较之下，在 Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc v Zoetis Services LLC [2023] FCA 1119 一案中，Rofe 法官采取了较为狭窄的解释，认为 “comprising” 并不延伸至权利要求中未明确列举的抗原，因此得到说明书支持与充分公开均得到满足。这些判决表明，即便是常见的权利要求用语，其解释亦取决于说明书内容，并可能在 RTB 改革后的评估中起到决定性作用，使得权利要求的解释变得愈发关键。
新增内容与“中间概括”问题
在 CSIRO v BASF Plant Science GmbH [2020] FCA 328 一案中，联邦法院裁定，经 RTB 法案修订后的《专利法》第 102(1) 条，严格禁止通过修改引入在申请时未被“清楚且毫无歧义”披露的内容。法院援引英国及欧洲专利局的判例法（包括 Bonzel v Intervention Ltd (No 3) [1991] RPC 553），适用了不允许的“中间概括”（intermediate generalisation）概念：即仅在特定语境下披露的技术特征，除非该概括本身已被明确无疑地披露，否则不得被抽离原有语境并以更宽泛的方式加以主张。
关于 CSIRO 一案的更为详尽分析，详见 此处。
“相关范围”（充分公开与是否得到说明书支持）
在 Jusand Nominees Pty Ltd v Rattlejack Innovations Pty Ltd [2023] FCAFC 178 一案中，联邦法院全席法庭援引 Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Ltd [2020] UKSC 27 及 Illumina Cambridge Limited v Latvia MGI Tech SIA [2021] EWHC 57 (Pat)，确认权利要求必须在任何技术上“相关的范围”内均具备可实施性。由于相关专利未教导如何使用钢材以外的材料来构建权利要求所涵盖的采矿安全系统，所属技术领域的技术人员在尝试于权利要求的整个范围内实施该发明时将面临过度负担，因此该等权利要求既没有充分公开又得不到说明书支持。
我们此前关于 Jusand 一案的评述详见 此处。
充分公开与优先权
在 Glass Hardware Australia Pty Ltd v TCT Group Pty Ltd [2024] FCAFC 95 一案中，联邦法院全席法庭确认，《专利法》第 43 条规定的优先权判断标准与第 40(2)(a) 条的充分公开要求相一致。由于母案申请并未清楚披露更为宽泛的“striking surface（击打表面）”表述，分案专利既无法主张优先权，也因公开不足而被认定不具备充分公开性。该判决亦呼应了专利局在 Fisher v ToolGen Inc [2018] APO 65 一案中的推理。
授权后修改
近期的联邦法院判决表明，得不到说明书支持的授权后修改可能导致优先权的丧失。若修改后的权利要求没有在原始申请文件中充分公开或得不到原始申请文件的支持，期间出现的现有技术可能会使该专利无效。
概括性条款（consistory clauses）与“实质性不同”的权利要求
法院已确认，若权利要求所界定的发明与说明书正文中披露的发明在实质上不同，则该等权利要求得不到说明书的支持。概括性条款不得将权利要求的范围扩展至超出已披露技术贡献的程度。
仅凭概括性条款不足以满足可实施性要求
RTB 改革后的判决明确指出，概括性条款本身不能弥补公开不足的缺陷，尤其是在其与说明书其他内容相冲突的情况下。可实施性必须来源于实质性的技术披露内容。
欧洲动向——决定 T 0878/23
近期的欧洲专利局（EPO）判决强调，不相容的权利要求从属关系可能导致专利因公开不足而无效。澳大利亚的法院及裁决机构很可能会受到这些欧洲发展的影响。
对专利撰写人员与诉讼律师的实务要点
关于充分公开与是否得到说明书支持的法律如何影响专利说明书撰写的讨论，可参见我们此前的文章，详见 此处。主要的撰写要点包括：使权利要求与所披露的技术贡献相一致；在申请时确保具备合理可信性；在不造成过度负担的情况下，使发明能够在权利要求的全部范围内得以实施；以及避免不允许的中间概括。撰写人员还应核实分案及修改是否具备优先权支持，在撰写时充分考虑权利要求解释问题，并认识到概括性条款不能替代实质性的技术披露。
我们如何提供协助
如有任何疑问或需要更多信息，请联系我们的团队或联系人。您也可以通过 [email protected] 发送电子邮件与我们联系，获取更多帮助。
要阅读更多文章的详情，请点击此链接。